重大ニュース-U氏の先願に勝って商標登録する方法 (2016.05.18)

U氏の先願に勝って商標登録する方法

特許庁が商標登録で注意呼びかけ 「一部から先取りとなるような出願が大量に行われている」(ねとらぼ)
自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)(特許庁)

特許庁が(恐らくは使用意思がない)個人などによる大量の商標登録出願について注意を呼びかけています。
出願手数料が未納であることにも言及されていることから、ネットで話題のベストライセンス株式会社と、上田育弘氏の出願を念頭に置いているものと思われます。

先日、「民進党」が商標登録出願されており(「民進党が「民進党」の商標登録出願でベストライセンス株式会社に先を越された件」(やめたいときはやめるといい))、同注意にも「第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)」との記載があるので、この出願がきっかけになったのかもしれません。

ところで、同注意では「ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください。」と言っていますが、実際にはそう簡単にはいかないと思います。
というのも、確かに特許庁は瑕疵ある商標登録出願(以下、瑕疵出願という)として出願却下処理をしているのだが、今回の瑕疵出願はさらにその上をいっているからです。
具体的には、却下が確定する前に分割出願をして先願権を残したまま瑕疵出願を係属させ続けているのです。

こうなると、実際に出願手数料(印紙代)を支払って審査に係属させれば拒絶されるのは略間違いないのだが、瑕疵出願が審査に係属することがないため、自身の商標登録が後願になってしまうと登録されないという状況が生じてしまいます。
登録されるには、瑕疵出願を審査してもらうか、出願却下を確定させるしかないが、商標法上はそのような手続きが存在しません。
(第三者による出願手数料支払いの手続きでもあればいいのだが)

そのため、あきらめないとしても、登録されることがないので、結局瑕疵出願の出願人に何かしらの対価を渡して処理するというのがやむ得ない措置になってしまいます。
一案として、瑕疵出願に勝って商標登録する方法としては、後願に係る商標権者が先願権不存在の確認訴訟を提起して、当該訴訟を確定させることが考えられます。
これにより、実質的に先願権が存在しないものとされれば、後願が先に審査されて登録させることもできると思われます。
さらに、このような瑕疵出願存在する場合に、運用で後願を先に審査するという運用によって問題の解決も可能になるでしょう。

ただし、訴訟費用は安くないので、それを誰が負担するのかという問題は残りますが・・・。
(民進党は費用を負担してでも商標登録目指すと思うけれど)

なお、出願手数料未納の場合には出願を受理しなければいい(出願日を認定しない)という意見もありますが、商標法第5条の2第1項に記載されているように、出願手数料の納付は出願日認定の要件とはなっていません。
そのため、出願を受理しない(出願日を認定しない)というのはできない状況です。

【関連記事】
「特許の国際出願件数で中国企業が首位に」

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