弁理士試験-特46条の2の出願と請求の範囲 (2014.06.27)

特46条の2の出願と請求の範囲

46条の2の出願について - 青本PDF
2014/06/10 (Tue) 10:11:28
お世話になります。
実用新案登録の請求の範囲にはa(物品の形状)、
明細書にはb(物品の製法)を記載している場合、
bについて46条の2の特許出願は可能でしょうか?
また可能の場合、当然aは放棄しなければならないのでしょうか?


Re: 46条の2の出願について - H26短答受験者
2014/06/11 (Wed) 12:51:28
以下の点を検討して問題点を整理した後に、再度質問をされてはいかがでしょうか(いずれも、青本に記載されている基本事項です)。
・ 製法に係る考案は、基礎的要件(実6条の2)を満たすか、
・ 実用新案権の発生前に、実46条の2の特許出願をすることが可能か、
・ 実46条の2の特許出願をする際に、実用新案権の一部放棄(請求項毎の放棄)が可能か。


Re: 46条の2の出願について - 青本PDF
2014/06/12 (Thu) 10:39:09
フォロー有難うございます。
少々、言葉足らずだったようです。すみません。

・ 製法に係る考案は、基礎的要件(実6条の2)を満たすか、

→これは、「形状」、「物」、「方法」でも本質問には関係なく、要は「明細書」中にのみ記載されているということです。

・ 実用新案権の発生前に、実46条の2の特許出願をすることが可能か、

→46条の2の出願ですので、当然「発生後」です。

・ 実46条の2の特許出願をする際に、実用新案権の一部放棄(請求項毎の放棄)が可能か。

→一部放棄を問うているのではなく、実用新案登録全体についてです。

あらためて質問を整理させていただくと、明細書中の発明について46条の2の出願が出来るのか?ということです。

私は、実(a)を特(a)で変更した後、特(a)の明細書中の(b)を分割しなければならないのでは?と考えております。


Re: 46条の2の出願について - H26短答受験者
2014/06/12 (Thu) 16:12:47
青本PDFさん

発明b(物品の製法)も実用新案登録請求の範囲に記載されていると勘違いして回答していました。申し訳ありません。

> 私は、実(a)を特(a)で変更した後、特(a)の明細書中の(b)
> を分割しなければならないのでは?と考えております。

本件は、実用新案権発生後の話ですから「変更」は誤記ですよね? ご質問の内容は以下のものと解釈してお答えします(解釈が間違っていたら、ご指摘ください)。

Q.発明bについて特許権を取得するためには、先ず、登録実用新案aと同一の発明aのみを特許請求の範囲に記載するとともに明細書に発明a,bを記載し、これら特許請求の範囲及び明細書と図面を添付した特46条の2の特許出願をした後に、発明bについて出願の分割をしなければならないか?
 また、特46条の2の特許出願をする際に、全ての請求項について実用新案権を放棄しなければならないか?

A.発明a,bの双方について特許権の取得を望まない限り、出願の分割は必要ありません。具体的な手続としては、特許請求の範囲に発明bのみを記載するとともに明細書に発明bを記載し、これら特許請求の範囲及び明細書と図面を添付した特46条の2の特許出願をすれば足ります。
 その際には、全ての請求項について実用新案権を放棄しなければなりません。
 なお、特46条の2の特許出願に添付された特許請求の範囲の記載は、実用新案登録の願書に添付した実用新案登録請求の範囲の記載と同じである必要はありません(特46条の2第2項)。

詳しい根拠は、青本及び特許審査基準(「実用新案登録に基づく特許出願」)です。審査基準のうち特に重要な「2.2 実体的要件」の欄の記載を以下に引用します。

『 実用新案登録に基づく特許出願が、その登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされるためには、次の二つの実体的要件を満たしていなければならない。

(1) 特許出願に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること(第46条の2第2項)
(2) 特許出願に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること』

追って、管理人さんからの正式なご回答を期待します。m(_ _)m


37条を満たしているのでは? - 特許要件
2014/06/12 (Thu) 23:00:21
特許要件の拒絶理由に該当しなければ、方法を分割しなくてもすむのでは?
審査請求時に補正で対応できるのでは?
出願時の遡及効は、明細書等では?(46条の2第2項)


Re: 46条の2の出願について - 青本PDF
2014/06/13 (Fri) 20:05:42
H26短答受験者さま

丁寧なご回答有難うございます。
質問はまさに「「請求項」を同一にしなければならないのか?」ということでした。
審査基準を読む限り、aからbに変更した46条の2の出願は可能のようですね。


Re: 46条の2の出願について - 管理人
2014/06/16 (Mon) 12:26:35
H26短答受験者さん、特許要件さん
回答へのご協力ありがとうございます。

さて、ご質問ですが、特46条の2の特許出願に添付された特許請求の範囲の記載は、実用新案登録に係る(登録後又は訂正後の)実用新案登録請求の範囲の記載の一致している必要はないと思われます。

ですので、特46条の2の客体要件を満たせば適法な特許出願として審査に係属するでしょう。
なお、、特46条の2における放棄においては請求項毎に放棄出来ないので、bのみを特許請求の範囲に記載した場合であっても、実用新案権全体を放棄する必要があります。

【関連記事】
「特許法46条-46条の2」

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