弁理士試験-特131条の2と請求項の追加 (2013.01.05)

特131条の2と請求項の追加

無題 - 初学者
2012/12/30 (Sun) 15:29:11
無効審判の請求書の補正について

特許の請求項1,2,3,4のうち、1,2について無効の理由があるとする無効審判を起こしました。

特許権者が訂正を請求項1,2,3,4について行いました。

このとき、請求書の請求の理由のうち、1,2については理由の追加など、要旨を変更できるのはわかりますが、3,4についても、無効にしたいとして趣旨を追加補正することは可能でしょうか?

条文通りに131の2を解釈すると3,4については追加するのはできないと思います。
この理解でいいのでしょうか?

また、この場合請求項3,4には独立特許要件が求められるはずです。無効審判の請求者が調査したところ、請求項目3,4には公知文献が存在し、新規性と進歩性について独立特許要件を満たしていなと判断しました。
この場合、この公知文献などを審判請求書に追加することは可能なのでしょうか?
請求項3,4の無効を求めるのではなく、3,4にはこのような無効理由が存在するのではないかということです。

このようなことが可能なら、その根拠の条文はないでしょうか?探しても見つかりません。
(ということは、できない?)


Re: 無題 - 短答2年目
2012/12/30 (Sun) 21:05:35
同様の疑問を持つ初学者です。間違っているかもしれませんが、宜しくお願いします。

おっしゃるように要旨変更になるので、131条の2より、無効審判を請求する請求項を追加変更することは出来ないと思います。請求項ごとの取り下げはできます(155条3項)が、追加は出来ないと思います。

さて、134条の2第2項のただし書きを見ますと、
無効審判請求されていない請求項について訂正することは出来ない、のではないでしょうか?

つまり、特許権者は、請求項1,2については訂正できますが、請求項3,4については訂正できないのではないかと思います。

しかし、請求項3,4がもし、請求項1,2の従属項である場合、おかしいですよね。一群ごとに訂正すべきだと思うのですが。

そこで、疑問と申しますか、追加の質問をさせていただきます。

なぜ、
無効審判請求は

一群ごとに請求すべし、
ではなく
請求項ごとに請求できる。

になっているのでしょうか?
奇異な感じがするのですが。

追加の質問までして恐縮ですが、宜しくお願いします。


Re: 無題 - 初学者
2012/12/31 (Mon) 00:05:03
>さて、134条の2第2項のただし書きを見ますと、
> 無効審判請求されていない請求項について訂正することは出>来ない、のではないでしょうか?

できるはずです。根拠は134条の2の5項です。126条5項の訂正審判を準用し、無効を請求されていない請求項についてする補正には独立特許要件を必要とするとなっています。


Re: 無題 - 短答2年目
2012/12/31 (Mon) 06:55:23
この部分ですが、H23改正で大きく変わったところだと思います。134条の2の第5項ですが、”審判官は”で始まるのがH23改正後です。改正前の条文では(H21版)では、”第126条”から始まっています。

H23改正前では、ご指摘のように、

無効審判が請求されていない請求項についての訂正請求における訂正の諾否判断
については下級審での解釈が分かれていて、

これをH23改正で修正を図ったものです。

現在は、

請求項ごとに無効審判請求されたら、そこの範囲でのみ訂正請求可能(134条の2第2項(新設))
訂正審判するときは、一群の請求項ごとにしなければならない(126条3項(新設))

のように交通整理されています。

では、なぜ、無効審判請求を一群の請求項ごとにやらないの?と疑問が湧くのですが、
考えてみますと、

請求項1があって、請求項2から10が従属項だとします。
請求項1のみに対して無効審判を行わず、もし、請求項2から10まで無効審判を請求するとすると、
請求項1が無効なので、2から10も無効
という無効審判請求がされて、ここで、請求項1が訂正されると、新たに請求項2から10についても無効理由を出す必要が生じて、審判に時間がかかりそうですね。

そこで、請求項ごとという文言になったのではないかと想像しています。
正しいでしょうか?

そして、請求項1への無効審判が負けて、請求項1が訂正されて有効となったとき、改めて、請求項2以下の無効審判を請求すれば良い
のだと思います。

如何でしょうか?


Re: 無題 - 管理人
2013/01/05 (Sat) 21:53:38
まず、請求項3,4について、無効にしたいとして趣旨に追加するような補正は、請求の趣旨の変更であり認められません。

また、請求項目3,4に対する公知文献があったとして、それが請求項1,2の無効理由を構成する証拠になるのであれば、それを追加する補正は認められないと思われます。
そうでなければ、特131条の2で要旨変更にならず認められそうですが、そんなことはしなくとも上申書で当該公知文献の存在を指摘すれば、実質的に独立特許要件について検討してもらうことができると思います。
ただ、その場合でも、請求項3,4は、無効にはなりません。

また、無効審判が請求されていない請求項についも訂正することは出来ます。
これは、特134条の2第9項において、無効審判が請求されていない請求項に係る訂正において独立特許要件が要求されることからも明らかです。

なお、無効審判の請求が一群の請求項ごとでない理由は、審判請求人が無効にすることを望まない請求項にまで無効の主張立証を強要するのが好ましくないからであると思われます。


Re: 無題 - 初学者
2013/01/06 (Sun) 22:30:36
>ただ、その場合でも、請求項3,4は、無効にはなりません。

この場合、訂正が無効になるだけなんですね。

たとえば、
請求項1,2は訂正容認の請求項1’、2’(訂正が認容された場合)となり、無効になる(無効の主張が受け入れられた場合)
請求項3,4は独立特許要件違反なので、訂正を容認しない。
(公知文献の上申書が認められた場合)
というような審決になる。
請求項3,4を無効にしたい場合は、改めてもう一度無効審判を請求すればよいと。

とにかく、このような場合、請求項3,4の無効主張を追加できないことはわかりました。

よくわかりました。どうもありがとうございます。

もう一つ質問なのですが、このとき、請求項1,2に対して無効審判が係属しているときに、請求項3,4について新たに無効審判を提起することは可能でしょうか?
とくに条文にダメとは書かれていないので、できると思うのですが。
また、無効審判を提起した場合、請求項1,2の無効審判と合同審判になるのでしょうか?ケースバイケースでしょうが、一般的な流れとしてご存知でしたら教えてください。


Re: 無題 - 管理人
2013/01/07 (Mon) 12:17:19
請求項3,4について新たに無効審判を提起することは可能だと思います。
また、どういう条件で審理が併合されるのかは、以下のリンク先をご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_mokuji.htm

【関連記事】
「審判請求書の要旨変更補正」

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