弁理士試験-改正後の冒認出願の拒絶 (2011.07.23)

改正後の冒認出願の拒絶
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冒認について - 法改正困った
2011/07/21 (Thu) 11:16:46
法改正後の解釈について教えて下さい。法改正前はいわゆる冒認出願は特許を受ける権利を有さず、かつ発明者でない者が出願した場合を指し、この場合は特許出願でないものとみなされました。これが法改正後削除されることになっていますが、例えば39条において先願が冒認の場合、後願はいままでのように登録できるのでしょうか。それとも削除されているので冒認にもかかわらず登録され、改正法123条6号で無効理由となるのでしょうか。また今ままで旧39条6項は39条1~4項について適用されていました。29条の2においても今までは冒認出願が出願公開された場合、後願の出願人が真の発明者でない場合、拒絶となり、後願の出願人が真の発明者の場合、登録されましたが、これについては影響なく同じと解釈してよろしいでしょうか。話は飛びますが改正特許法の解説書はいつでるのでしょうか。お分かりになれば教えて下さい。


Re: 冒認について - ハレオ
2011/07/23 (Sat) 02:28:51
確かに、冒認を定義した39条6項は削除されるようですが、拒絶(49条7号)・無効(123条1項6号)理由として範囲を拡大して残っていますし、74条の新設により問題がないように思います。
つまり、冒認が審査段階で判明すれば49条7号で拒絶され先願の地位は与えられず、仮に設定登録されてしまっても74条1項により特許権の移転請求ができるということのようです。ただ、拒絶される前に公開されてしまうと新規性を喪失することになり(または拡大先願に該当することになり)、自ら出願する途が絶たれるので、正当権利者が審査段階で冒認に気づきはしたが、すでに出願公開されている場合は、あえて冒認の事実を通報せず、審査・登録をしてもらい、その後、74条1項により自らに移転を請求するということになるような気がします。改正条文をぱっと見た限りでは、「特許を受ける権利」の移転請求の規定はないようなので、こんな風になるのではないかと思います。(尚、正当権利者が発明者の場合は、拡大先願とはならないが、特許を受ける権利を譲渡した発明者に対しては、拡大先願となり得るように思います。)

ちょっと寝付けなかったので改正条文等を見て書きました。皆様、間違い等ありましたらご指摘お願いいたします。


Re: 冒認について - 管理人
2011/07/23 (Sat) 12:53:21
ハレオさん

回答へのご協力ありがとうございます。
尚、今回は特29条の2の改正がありませんので、後願が特許を受ける権利を譲渡した発明者による冒認出願であったとしても、特29条の2の適用はないと思います。
仮に適用があるとすると、真の権利者が冒認出願の権利化を望む場合に不利益となります。


さて、ご質問への私の解釈は以下の通りですが、改正本が出るまでは一意見として受け取って下さい。

①先願が冒認の場合、後願はいままでのように登録できるのか。また、改正法123条6号で無効理由となるのか。

>先願が冒認の場合、特49条7号で拒絶されます。ただし、審査段階で判明しなければ、過誤登録され、特123条6号の無効理由を有します。

②特29条の2において、冒認出願が出願公開された場合、後願の出願人が真の発明者であるときは登録されるのか。

>特29条の2の改正がありませんので、従来通り同一発明者による出願には適用がなく、登録されます。

③改正特許法の解説書はいつでるのでしょうか。

>今年の冬又は来年の1月頃と予想しています。
なお、法改正説明会が開催されますので、可能であればそのテキストをご覧ください。


Re: 冒認について - TMken URL
2011/07/23 (Sat) 13:34:45
>正当権利者が審査段階で冒認に気づきはしたが、すでに出願公開されている場合は、あえて冒認の事実を通報せず、審査・登録をしてもらい、その後、74条1項により自らに移転を請求するということになるような気がします。

特許を受ける権利については、これまで通り、
「真の権利者が、特許を受ける権利を有することの確認訴訟の確定判決を得て、単独で出願人名義変更する」
というのが適切な処置ではないでしょうか?
冒認出願者に権利化の帰趨を任せてしまうのは適切ではないと思います。


Re: 冒認について - ハレオ
2011/07/24 (Sun) 17:54:22
TMkenさん
ご意見ごもっともです。
しかし、訴訟・出願審査・設定登録等の費用を勘案すると、実務では私のような戦略もありかなと思います。

【関連記事】
「平成23年度特許法等改正説明会の開催について」

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