弁理士試験-特36条要件違反とシフト補正 (2011.03.07)

特36条要件違反とシフト補正
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シフト補正 - TDN
2011/03/02 (Wed) 15:54:41
質問です
17条の2第4項では、新規性・進歩性等の特許要件を満たしているか否かについての判断が示された発明をについて適用があります(青本)。

すると、記載要件違反(36条4項、6項)のものは、シフト補正しても良いと考えて良いのでしょうか?


Re: シフト補正 - 管理人
2011/03/02 (Wed) 18:03:25
その通りです。
青本にも「新規性・進歩性等の特許要件についての判断が示されなかった発明はこれに含まれない。」と記載されています。

なお、補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合には、すべての拒絶理由通知において新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、当該補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たす必要があります。

そのため、仮に2回目の拒絶理由通知において記載要件違反のみが通知された場合であっても、1回目の拒絶理由通知において新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われていれば、シフト補正することができません。

Re: シフト補正 - TDN
2011/03/03 (Thu) 08:23:23
ありがとうございます。
「新規性・進歩性等の特許要件」の「等」は、「特許要件」という語から言って、29条の2のみを指すと考えてよさそうですね。


Re: シフト補正 - 論文修験者1号
2011/03/04 (Fri) 20:18:56
独立特許要件は、29、29の2、32、36④Ⅰ、
36⑥Ⅰ~Ⅲ、39①~④であり、36④Ⅰと36⑥
Ⅰ~Ⅲが含まれています。
そうすると、青本の新規性・進歩性等の特許要件には
36④Ⅰと36⑥Ⅰ~Ⅲは含まれているのではないで
しょうか?
含まれていないとすれば、37なのではないでしょうか?


Re: シフト補正 - TDN
2011/03/05 (Sat) 01:37:30
独立特許要件の条文は、審査基準ですね。
独立特許要件は、補正却下の対象にするかどうかの問題であり、特許すべきかどうかの条文の殆どを見る必要があると思います。
しかし、シフト補正の場合は、一度審査した手間を面倒と思うかどうかなので、まず趣旨が違うのではないかと思います。記載要件程度ではシフト補正とされないんじゃないでしょうか?

ただ、言われてみて、39条は含まれてきそうな気がしてきました。


Re: シフト補正 - 管理人
2011/03/07 (Mon) 12:12:26
論文修験者1号さん
TDNさん

コメントありがとうございます。
特許要件という言葉には確かに「特許をされるための要件」という意味があります。
ただし、シフト補正に関して言えば、「新規性・進歩性等の」とわざわざ記載しているので、特許をされるための要件のうち新規性・進歩性等に関する要件と解するのが妥当でしょう。

さて、シフト補正の判断においては、審査基準に記載されているように「発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かの判断は、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているか否か」により行われます。

そして、特別な技術的特徴は、先行技術等に基づいて把握されます。
よって、先行技術等に言及がない拒絶理由(特36条、特39条、特37条等)は、新規性・進歩性等の特許要件についての判断が示された発明には含まれないと思われます。


Re: シフト補正 - 論文修験者1号
2011/03/08 (Tue) 00:31:58
管理人様
早々のご回答、どうも有難うございます。
先行技術に言及がない拒絶理由は、新規性・進歩性等
の特許要件についての判断が示された発明には含まれない
ということは、ハッキリ言えば、「新規性・進歩性等の
特許要件」というのは「新規性・進歩性の特許要件」と
いうことではないでしょうか。「等」が余計ですよね。


Re: シフト補正 - 管理人
2011/03/08 (Tue) 14:50:10
論文修験者1号さん

恐らくは、特29条の2を念頭に置いて「等」と規定したのだと思います。
ただし、特29条の2の拒絶理由に対してシフト補正をした場合に、特17条の2第4項違反になるのかは不明です。


Re: シフト補正 - TDN
2011/03/08 (Tue) 14:58:33
管理人さま、いつもお疲れ様です。
29条の2の判断と39条の判断が殆ど同じなのに、39条が外れるってのは、あまりにも杓子定規なお考えかと思うのですが。。


Re: シフト補正 - 管理人
2011/03/08 (Tue) 22:09:45
TDNさん

審査基準を読んで頂くとご理解頂けるかもしれません。
(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)

さて、シフト補正の判断基準となる「特別な技術的特徴」とは、簡単に言えば先行技術に対して新規性を備える特徴です。
この点、先後願の審査では、先行技術ではなく先願クレームとの一致点と相違点の認定が行われるだけであり、そもそも新規性(特別な技術的特徴)の有無が認定されないと思われます。
よって、シフト補正の対象ではないと考えます。

なお、強いて可能性があるならば、異日出願の場合(特39条1項)です(同日出願の場合はどちらも先行技術にならない)。
具体的には、出願人又は発明者が同一等の理由で、特29条の2の適用が無い場合でしょうか。
ただし、この場合でも先願との一致点が特別な技術的特徴ではないと言い切れないと思われます。

例えば、先願の請求項1がA、従属請求項2がA+Bで、後願の請求項1がB、従属請求項2がB+Aの場合に、後願の従属請求項2が特39条1項により拒絶されたとします。
この時、特別な技術的特徴がどの部分にあるのか、出願人は判断できません。


Re: シフト補正 - TDN
2011/03/09 (Wed) 11:16:22
管理人さま、いつもお疲れ様です。

堂々巡りになるのを避けるため、電話で特許庁に訊いちゃいました。

回答
新規性・進歩性等の特許要件の「等」の範囲は、審査基準には明確に書いてないが、
29条1項各号
29条2項
29条の2
39条
を指します、とのことでした。


Re: シフト補正 - 管理人
2011/03/09 (Wed) 14:40:09
TDNさん

なんと!
39条が含まれるのですか・・・これは驚きです。

ところで、わざわざお問い合わせまでして頂きありがとうございました。
合格してしまうと、気恥ずかしさが先立って敬遠しがちになります・・・。

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