弁理士試験-訂正の請求と一覧性の欠如 (2016.12.20)

訂正の請求と一覧性の欠如

特許無効審判における訂正請求について質問 - 初心者
2016/12/10 (Sat) 11:52:35
H27-44-4の過去問について質問させて下さい。
問題文:「請求項1及び4について請求項ごとに特許無効審判が請求され、一群の請求項である請求項3~5に対して訂正の請求がされた後、請求項4についてのみ特許無効審判の請求が取り下げられた場合、訂正の請求がされた一群の請求項である請求項3~5に対する訂正の請求は取り下げられたものとみなされる。」
正解は×です。理由は「特134の2⑧項で、訂正が請求された一群の請求項のうちの一部の請求項に対する無効審判が取り下げられた場合、当該請求項に対する訂正の請求のみがみなし取下げされる。」ですが、請求項4の訂正がみなし取下げされ、請求項3と請求項5の訂正が残るとすると、一群の請求項(請求項3~5)ごとに訂正しなければならないという訂正要件が満たされないのではないでしょうか?一群の請求項ごとの訂正では、この一群の請求項に含まれるすべての請求項についての同時訂正が必要になるのではないのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いします。


Re: 特許無効審判における訂正請求について質問 - 管理人
2016/12/16 (Fri) 12:23:30
審判請求が取り下げられても訂正の請求はそのまま残すことにすると、その後に訂正の機会が与えられなければ訂正前の状態に戻すことができず、特許権者の意思が反映できない場合があります。
そこで、訂正の請求がみなし取下げされるわけで、ここは問題ないと思います。

この場合、一群の請求項ごとに訂正請求しなければならない(特134条の2第3項)という趣旨からすると、一覧性の欠如の問題が生じます。
しかし、他の請求項(例えば請求項3,5)については、無効審判が継続することも考えられ、この場合に訂正の請求が取り下げ擬制されてしまうのには問題があります。
そこで、やむを得ず同条8項のように扱っているものと思われます。


【関連記事】
「「H27年短答試験問44」


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弁理士試験-誤訳訂正後の補正の対象となる明細書等 (2016.12.16)

誤訳訂正後の補正の対象となる明細書等

補正について - 素人
2016/11/29 (Tue) 22:23:41
周りに聞ける人がいないので、、宜しくお願いいたします。

短答の枝で、

特許出願について最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に補正をした場合において、その補正が、いわゆる新規事項を追加するものでもなく特許制球の範囲の厳粛を目的とするものであっても、当該補正が特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項に規定する要件(独立特許要件)を満たすか否かに関わらず却下されることがある。

解答は○でして、「産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものが要件」と書いてあります。これについて納得はできるのですが、私が問題を見たときはシフト補正の禁止の規定に違反することもあるから独立特許要件を満たすか否かに関わらず却下されることもあると考えたのですが、この考え方は間違いなのでしょうか?

もう一つ、

外国語書面出願において、誤訳訂正書により明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をした後、最初の拒絶理由通知を受けた。このとき、手続き補正書により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができるのは、誤訳訂正書により補正された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてする場合に限られる。

解答は×です。なのですが、17条の2第三項のカッコ書きを見ると、「誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面」と書いてあります。まさしくカッコ書きの場合でこの枝は○かと思ったのですが、どのように考えれば良いのでしょうか?

長くなりましたが、よろしくお願いいたします。


Re: 補正について - 管理人
2016/12/01 (Thu) 12:23:27
特53条1項に記載の通りですね。
特17条の2第3、5、6項に違反していなくとも、特17条の2第4項に違反していれば補正却下されることがあります。
ですので、考え方は合ってます。

誤訳訂正の方は、翻訳文の範囲からも補正できるので、×でよいと思います。
通常、全文誤訳訂正するわけじゃないでしょうしね。

【関連記事】
「補正の制限と誤訳訂正」


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弁理士試験-訂正の対象となる明細書等 (2016.12.16)

訂正の対象となる明細書等

基礎的な質問ですが - 初心者
2016/11/26 (Sat) 17:48:43
基礎的な質問ですが、例えば、特126⑤に、「・・・願書に添付した明細書、・・・」という記述がありますが、これは、いわゆる<直前明細書>のことでしょうか? 具体的には、補正があったら補正後の明細書、訂正されていたら訂正後の明細書、とのことでしょうか?最初の訂正審判のときであれば、設定登録時の明細書と理解してます。
同じ条文中に「・・・願書に最初に添付した明細書・・・」は<当初明細書>として理解しやすいと思うのですが。
毎回、初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。


Re: 基礎的な質問ですが - 管理人
2016/11/28 (Mon) 12:13:52
特126条5項の「願書に添付した明細書」は、訂正が確定していたら訂正後の明細書です。

理由は、特128条により、訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書により特許出願及び特許権の設定の登録がされたものとみなされるからです。


Re: 基礎的な質問ですが - 初心者
2016/12/01 (Thu) 16:32:24
管理人 様
ご回答有難うございます。
なお、ネットで検索しますと、<直前明細書>という用語は、出願分割の場合に「分割直前の明細書」という意味で使われるのが通常らしい、と理解しました。


【関連記事】
「特126条3項、同4項の意味」


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