弁理士試験-H19年特実論文問1(3)(ロ) (2016.01.29)

H19年特実論文問1(3)(ロ)

H19年特許実用新案法問題1(3)(ロ)について - あやパパ
2016/01/16 (Sat) 08:56:30
WORD検索を試みたのですが、検索の仕方が悪いのか、良く分かりません。ご教授お願いします。
H19年特実問題1(3)(ロ)についてです。
先願の請求項にイ、ロ、
自己の出願の請求項にイ、ロ、
自己の出願の明細書にロの数値限定で顕著な効果
自己の出願の後に先願は公開された。
自己の出願が拒絶された(29条の2)
の場合の対処です。
ある予備校の回答例では、
イを削除、ロを数値限定の限定的減縮の補正
となっています。
おかしいのではと思いまして、質問しました。
限定的減縮をロ’としますと、
ロとロ’とはロが特別な技術的特徴を有しない(先願に書かれている。ただし拡大先願。特施行規則25条の8)からロとロ’への補正は共通の特別な技術的特徴を有さず、発明の単一性の要件を満たさず(37条)ロからロ’への補正は認められない(17条の2第4項)ということはありませんか?分割出願するのが正しいのでは?と思った次第です。しかし、予備校が間違えるはずもなく、

元の請求項の拒絶について
①29条1項で拒絶だと減縮補正は17条の2第4項違反、
②29条2項で拒絶だと新規ではあるので17条の2第4項違反ではない
③29条の2で拒絶だと、拡大先願はあるけれども新規ということで17条の2第4項違反ではない

というようなまとめ方が出来るのでしょうか?
基本的なので、Word検索をよりきちんとすると分かるのかもしれませんが、すみません、宜しくお願いします。


Re: H19年特許実用新案法問題1(3)(ロ)について - とおりすがり
2016/01/16 (Sat) 13:28:30
本願(自己の出願)の後願発明イ,ロが特別な技術的特徴(いわゆる「STF」)を有しているかどうかは、分からないのでは。
この点が問題文に明示されていないようなので、まずは、後願発明イ,ロがSTFを有するものとみて、解答すべきだと思いますね。あるいは、場合分けして解答するとか。
「特別な技術的特徴」とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいいますが(施規第25条の8第2項)、
「先行技術」とは、第29条第1項各号に該当する発明を意味し、本願の出願時に公開されていないものは含まれません(特実審査基準)。


Re: H19年特許実用新案法問題1(3)(ロ)について - 管理人
2016/01/19 (Tue) 12:30:52
とおりすがりさん
回答へのご協力ありがとうございます。

結論として、予備校の回答例は正しいと思います。

ざっと読んだだけなので間違ってるかもしれませんが、
①乙が出願B1(発明イ)
②甲が出願A1(発明イ)
③甲が発明イを刊行物Xで発表
③乙がB1に基づくパリ優先出願B2(発明イ,ロ)
④甲がA1に基づくパリ優先出願A2(発明イ,ロ)
⑤乙がB2のみに基づく国内優先出願B3(発明イ,ロ)※発明イについては判断時点が遡らない。
という状況で、A2が公開されたことによって、B3がいわゆる拡大先願を理由に拒絶される場合に、
乙が取り得る措置という問題ですよね?
※http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/fy19_ronbunshiki_h/test_tokkyo.pdf

この場合に、特29条の2でイが拒絶されるのはいいとして、ロについての判断時点はB2の出願日に遡るので(特41条2項)、ロは拒絶されないのではないでしょうか?
(ただし、刊行物Xにより、特29条2項で拒絶されるでしょう)
また、STFの判断についてはとおりすがりさんがおっしゃる通りです(「先行技術」とは、第29条第1項各号に該当する発明を意味し、本願の出願時に公開されていなもの、つまり、特29条の2の引用文献は含まない)。

なお、仮にロにSTFがなかったとしても、現在の審査基準では、「補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明が、拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された全ての発明の後に続けて記載されていたと仮定した場合に、補正後の発明が発明の単一性を満たす」場合には、いわゆるシフト補正にはあたりません。
※http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/04_0300.pdf

そして、ロ’には、STFがあると考えられるところ、イ,ロ,ロ’が続けて記載されていたと仮定すると、これらの発明は発明の単一性を満たすものと思われます。
その結果、、ロ’への補正は、いわゆるシフト補正にはあたりません。
※http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0300.pdf


【関連記事】
「審査基準等の改正」


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弁理士試験-特許法施行規則の一部改正 (2016.01.15)

特許法施行規則の一部改正

「特許法施行規則の一部を改正する省令」(特許庁)

遅くなりましたが、
特許法施行規則第45条の4が改正されて、訂正に関して一群の請求項の定義が変更(簡略化)されました。

具体的には、以下の通りです。
「経済産業省令で定める関係とは、一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう(特施規45条の4)。」

例えば、「請求項3に請求項4,5が従属し、請求項6に請求項7が従属し、請求項8が請求項5,7に従属する場合に請求項3,6を訂正するときには、請求項3,4,5,8と請求項6,7,8とがそれぞれ一群の請求項となると共に、請求項8を介して両群の請求項が連関する結果、請求項3~8が一群の請求項となる」ということです。

なお、この定義ではちんぷんかんぷんなので、
「特許法施行規則の一部を改正する省令案について」(特許庁)を併せてご覧ください。

試験的にも実務的にも結構大事かな。

【関連記事】
「商標法の一部改正」


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弁理士試験-特184条の14の青本解説 (2016.01.09)

特184条の14の青本解説

184条の14、青本解説 - LetsGo
2015/12/19 (Sat) 22:03:10
青本P.541ですが、6行目で、
「その証明書の提出期間は、出願日から30日以内とされており、国際特許出願の場合適用を受けることが、事実上困難であった。」とありますが、
日本で公知になり、6箇月以内出願する場合など、できないことはなく、国内出願と同じだから、「困難」はないと考えますが、どういう場合を言っているのでしょうか?
外国で日本指定の国際出願をしたような場合でしょうか?
しかし、6箇月もあるのだから、その間に証明書面を用意して、
出願と同時位に、日本特許庁に提出することは、困難ではないと考えますが、それが「事実上困難」と、言っているのでしょうか?
よろしくお願いします。


Re: 184条の14、青本解説 - 管理人
2015/12/24 (Thu) 14:43:05
該当ページは特184条の14に関するものですね。

さて、新規性喪失の例外適用手続は、国際出願の願書においても行うことが可能であり、理論上は出願日から30日以内に提出することもできます。
しかし、国際出願時に日本に移行することが確定している場合は少なく、「移行国が決まるのが出願後(特に移行期限が近くなってから)であることが通常であるために」事実上困難であったという意図かと思われます。


Re: 184条の14、青本解説 - LetsGo
2015/12/24 (Thu) 22:54:17
回答ありがとうございました。いいねボタン等押しました。

さて、回答に関してですが、大体は理解できました。
理解を確認します。以下の理解で、問題あれば指摘ください。

「現在は、みなし全指定で、移行するか否かは、減算方式(する前提で、国内書面提出期間までにしないと決めるだけ)、後から、日本を指定国とすることを決めたのでない限り、出願時に証明書類を出せばよく、むつかしくはないと考えます。
ただ、最初は日本に移行させることは決めていないか、移行させないと考えていて、新喪例の処置をしてなくて、後から「日本にも移行させよう」決めた場合の対応は「できない」結論なので、この場合のみ、困難といえる」と考えます。


Re: 184条の14、青本解説 - 管理人
2015/12/25 (Fri) 12:36:29
特に指摘することではないですが、改正前の問題点について、現在の制度で必要性を理解するのはどうなんでしょうかね。
現在では難しくないからといって、当時改正の必要がなかったという判断にはなりませんし・・・。

ちなみに、国際出願時に新規性喪失の例外の適用を主張できるようになったのは、多分平成13年からです。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/tt1303-044_qanda.htm。

【関連記事】
「特184条の14」


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