プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査運用について (2015.07.30)

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査運用について

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について(特許庁)

7月29日に開催された研修に出席しました。
結論から言えば、上記取扱いについて公表された点以外に特に目立った情報はありませんでした。

個人的に気づいたところでは、
①最高裁判決ではPBPを「物の発明について、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある」クレームと定義しているのに対しして、特許庁では「物の発明について、特許請求の範囲の少なくとも一部に製造方法の記載がある」クレームと解釈している。(つまり、「その物の製造方法」でなく、「他の物の製造方法」が記載されていても拒絶され得る)
②審査段階ではPBPを製法に変更する補正は「明瞭でない記載の釈明」と画一的に判断するが、訂正では個別判断される。(だから、審判便覧の改訂の予定もない)
③不可能非実際的であるとの反論に対して、審査官が具体的な疑義を示せない場合には、不可能非実際的である(=合理的な疑問がない)と判断する。(ということは、この反論で審査を通っても訴訟で無効と判断される危険が残ります)
という辺りが収穫でした。

正直、無効を乱発したくない特許庁が過剰に反応した感が否めないので、
数年後に運用が大きく変わる可能性があると思います。
現状の出願及び中間の処理では、審査の先延ばしも戦略に入れた方がよいと感じました。


【関連記事】
「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査について」

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tag : 特許 特許庁

クリエイター弁理士まとめ (2015.07.17)

クリエイター弁理士まとめ

弁理士でもあるクリエイター様のまとめです。
この他にご存知のクリエイター様がいらっしゃれば情報提供してね。
あと、抽出に他意はありません。

【小説家】 海野十三
「うんの じゅうざ又はうんの じゅうぞう:1897年(明治30年)12月26日 - 1949年(昭和24年)5月17日)は、日本の小説家、SF作家、推理作家、漫画家、科学解説家。日本SFの始祖の一人と呼ばれる。本名は佐野 昌一(さの しょういち)。」(Wikipediaより)
海野十三展のパンフレットによると、昭和11年(1936)39歳の時に弁理士の資格を取得している。
代表作として「獏鸚」、「火星兵団」、弁理士ならではの注目作として「特許多腕人間」、「名士訪問記―佐野昌一氏訪問記―」 がある。
   

【小説家】 池上敏也
「いけがみ としや:1946年東京生まれ。東京大学薬学部卒業後、京都で製薬会社勤務。1980年弁理士試験合格、登録。1985年から三回江戸川乱歩賞最終候補。1993年、製薬会社退職、大阪で特許事務所を開業。20年間の事務所経営のあと、後輩に途を譲り、2013年より会長職。」(Amazonより)
 

【特許作家】 稲森謙太郎
「いなもり けんたろう:科学技術ジャーナリスト、弁理士、米国公認会計士(デラウェア州Certificate)、東北大学特任准教授。東京都西東京市(旧田無市)出身。横浜国立大学大学院工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程修了(工学修士)。主な執筆分野は特許。」(Wikipediaより)
   

【詩人】 中村稔
「なかむら みのる:詩人、弁護士・弁理士、評論家。日本芸術院会員、日本近代文学館名誉館長。」
中村稔著作集
 

【作曲家】 小川コータ
「おがわ コータ:日本のシンガーソングライター、作詞家、作曲家、弁理士。本名、小川 耕太(おがわ こうた)。」
    

【写真家】 青木朗
「「あおきあきら:1919年東京生まれ。62年弁理士試験合格。その後、渡米し、アメリカ・バーンズ法律事務所に入所。帰国して65年川崎の自宅にて青木内外特許法律事務所(現・青和特許法律事務所)開設。 AIPP1日本部会常務理事、弁理士会副会長、日本繊維機械学会理事などを経て、現在、青和特許法律事務所相談役・名誉会長。日本写真学会会員。王立写真家協会(イギリス)終身名誉会員。」(米澤有為HPより)
青木朗写真画集

【折り紙作家】 矢口太郎
「国際折り紙作家・矢口太郎は、知的所有権の出願、訴訟、ライセンスを扱う国際弁理士 (日本・米国)を本業とし、熊本大学客員教授を勤める傍ら、折り紙作家として主に米国フィラデルフィアで創作を続けています。」(タローズおりがみスタジオプレスリリースより)

【漫画執筆者】 大樹七海
「おおきななみ:弁理士兼漫画家 日常を取り巻くサイエンス、テクノロジー、知的財産権業界の時事ネタがメイン」(noteより)
マンガで解説!弁理士への道](LEC)

【漫画執筆者】 小林庸悟
「こばやしつねのり:小林国際特許商標事務所所長」
たすーぱーすてねこスミッペ

【番外編】 弁理士が主人公の本(一部BLにつき閲覧注意)
     

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弁理士試験-拒絶理由通知後の国優 (2015.07.13)

拒絶理由通知後の国優

優先権主張の超基本 - あやパパ
2015/06/20 (Sat) 21:08:37
優先権主張について教えてください。
論文試験(たとえば平成17年問題Ⅱ)で拒絶理由通知を受けた時の対処として、優先権主張が出てくるので教えてください。
これは、

①拒絶理由通知を受けた特許出願を基礎として優先権主張をして新規に出願をするということ。
(審査請求するのですから、早期審査請求をしていないければ通常は出願から1年半は経っているので不自然ですが。また、所詮、拒絶理由は解消されず、拒絶理由自体が理不尽でないと権利は取得できないと思います。ゆっくり別途審査は出来るでしょうね、分割出願と同様の効果でしょうか。)

それとも

②拒絶された特許出願と、それより前の別の特許出願との二つ以上とを基礎として新たに特許出願を行い、優先権主張を出願と同時に行うということ。
(これであれば、拒絶理由を解消できる可能性があるからです。)

超基本的な質問で恐縮です。解説を読むと、どうも①のようなのですが、どうも判然としません。


Re: 優先権主張の超基本 - 昨年度合格者
2015/06/20 (Sat) 22:00:23
「特許法上取り得る手段」として「優先権主張出願」を挙げるのは不自然ですので、書かなくても合格できますよ。それが予備校の解答だとしたら、お粗末ですね。
下手に書くと、採点官の心証がよくないですし。仮に優先権主張出願について書くとしても、優先順位は低いので、なお書き程度で1~2行書くだけで十分だと思います。「1年の優先期間が過ぎていない場合には」といった条件を付さないと、減点されかねませんしね。

なお、問題文に書かれてない「別の特許出願」といった条件を持ち出して複合優先について答案を書くのは、この試験では、原則やってはいけないことの1つですから、②は無いですね。

特許庁のウェブサイトに論点(これが公式見解)が挙がっていますので、確認されてはいかがですか。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/fy17_ronbunshiki_h.htm


Re: 優先権主張の超基本 - 管理人
2015/06/21 (Sun) 15:20:06
昨年度合格者さん、回答への御協力ありがとうございます。

さて、御質問の答えは①です。
つまり、拒絶理由通知を受けた特許出願を基礎として国内優先権主張をして新規に出願をするということです。
例えば、国内優先権を主張した出願において、引用文献に記載されていない事項を請求項1に追加するなどをして、拒絶理由の解消を図ります。

また、近年は出願と同時に審査請求をした場合には、早期審査請求をしていなくとも出願から1年以内に拒絶理由通知を受けることが珍しくはありません。
そのため、特に不自然というものでもないです。

なお、私自身が使用したことはありませんが、出願から1年以内の拒絶であれば取り得る措置として顧客に提案はしています。
実際に使うためというよりも、後になって『聞いてなかった』と言われることを予防するためですね。


Re: Re: 優先権主張の超基本 - 通りすがり
2015/06/21 (Sun) 21:40:41
管理人どのが言わんとするところは分かるけど、国内優先権主張出願だけしても、基礎出願の拒絶に係る請求項に対する拒絶理由は解消されないですよね。。。。


Re: 優先権主張の超基本 - 管理人
2015/06/22 (Mon) 12:17:39
通りすがりさん

本問では「拒絶理由の通知に対し、特許を受けるために特許法上とり得る手段」が問われています。
よって、特許を受けることができれば、基礎出願の拒絶に係る請求項1の権利化に拘る必要はないと思われます(請求項1の削除もとり得る措置です)。
少なくとも、不自然とは思いません。


Re: 優先権主張の超基本 - 企業内弁理士
2015/07/11 (Sat) 10:50:28
国際的には、未公開の前に優先権を活用して出願やり直しというのは、特許庁が積極的に進めています。欧州などではサーチレポートの発行が極めて早く、未公開の段階で出願の出し直しができるような取組が行われてます。実務的にはありかなと思います。

ただ、優先権で特許性が出るって事は、基礎出願にはない発明で特許性を出すってことなので、ここを積極的に書けば書くほど題意把握ミスになる可能性はあるかなという気もします。

ちなみに、その年に受験して特許法は合格点つきましたが、優先権は書きませんでした。その程度のものでしょう。

17年の問題に限って言えば、拒絶がない請求項があるのに、優先権で別出願するのは普通はありえないと思います。
基礎出願が取り下げになります。そのため、請求項2や3は権利化が遅れます。意図的に権利化を遅らせたい事情があるなら別ですが、そんなものは問題文に書いてません。
また、国内優先権で追加して特許性があがるってことは、結局、その追加して特許性が出た請求項は、優先権の効果が認められません。そのため、優先権主張してもほとんど意味がありません。
ならば、先の出願が取り下げになるので優先権を使わず、新規の出願を出せばいいとなります。

しかし、拒絶の対応で新規出願というのは題意把握ミスとなりかねず、上の事情を長々書くわけにも行きません。言葉足らずで優先権を書くと、誤解を与えかねまえんし、採点者の心証を考えたら、手を触れないのが無難だと思います。


Re: 優先権主張の超基本 - 企業内弁理士
2015/07/11 (Sat) 11:21:05
なお、平成17年の問2ではなく、問1(3)なら、共同出願についての法律知識を問うている問題と理解できるので、優先権は書いてもいいと思います。

ただ、書く以上、問2でも優先権を触れないと、バランスが悪くなり、問2で優先権を検討するのは、時間が厳しくなるので、なかなか辛いです。
問2の状況を踏まえて、優先権を使うデメリットをも加味して、書ききれば相当高得点つくでしょうけどね。

【関連記事】
「国内優先と請求項」


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