【注意】原出願で主張していないと分割出願で優先権を主張できません (2015.03.25)

原出願で主張していないと分割出願で優先権を主張できません

原出願において優先権を主張していない場合、分割出願で優先権を主張することはできません。

ただし、出願を分割した後であっても、経済産業省令で定める期間内であれば、原出願について優先権主張書面を提出することができます。
そのため、原出願の出願時において優先権を主張していない場合であっても、分割出願で優先権を主張することができる場合はあります。

平成26年法改正に伴う「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する御意見の概要及びその回答」※No.2参照


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「改正経済産業省令の公布(ようやく)」

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弁理士試験-特29条の2と国内優先権について (2015.03.24)

特29条の2と国内優先権について

特29条の2と国内優先権について - NAO
2015/03/19 (Thu) 12:55:45
おなじみの問題ですがご教示ください。

甲の出願A(発明イ)とそれを基礎とした国内優先権を伴う出願B(発明イ、ロ)との間に、乙の出願C(発明イ)がされている(各発明は、甲乙自らしたもの)、とします。

この場合、特29条の2の適用において、乙の出願Cに対して「他の出願」に該当するのは、出願Aと出願Bのどちらでしょうか?

上記問題の場合は、「出願A」が「他の出願」に該当するものと考えています。審査基準にも、先の出願・後の出願の双方に記載された発明については、先の出願を他の出願として第29条の2の規定を適用する旨が記載されています(第Ⅱ部第3章2 2.2(4))。
しかしながら、同様の問題にて、ある受験機関の模範解答・解説などでは、「出願B」が「他の出願」に該当すると記載しているもの、あるいはそのように読めるものが少なからずあり、混乱しています。

出願Aと出願Bのどちらを「他の出願」(引例)と捉えるべきでしょうか?ご教示ください。よろしくお願いいたします。


Re: 特29条の2と国内優先権について - _
2015/03/19 (Thu) 13:18:36
条文上は出願B(当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす)ですよね。
あとそもそも出願Aは出願公開の請求がされていない限りは公報が発行されない、ので引例にはなり得ないのですがこの辺ってどうなってるんでしょうか。


Re: 特29条の2と国内優先権について - 管理人
2015/03/23 (Mon) 12:28:16
_さn
回答へのご協力ありがとうございます。

さて、特41条3項では
「当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二 本文の規定を適用する。」
とありますので、
先の出願について公開擬制されることになります。
よって、出願Aを「他の出願」(引例)と捉えるのが正解かと思います。

ただし、実際の審査では出願Bの公報で拒絶されますので「出願Bによって拒絶される」という表現が誤っているとも言い切れません。
正確には、「出願Bの公開によって拒絶される」というのが正しいかと思います。

なお、論文などで、「出願Aによって拒絶される」と書くと、取下されることを理解していないと誤解される恐れがあるので、条文通り正確に記載するように注意した方がよいと思います。


【関連記事】
「特29条の2の出願人判断時期」

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tag : 特29条の2 弁理士試験 特許

珍しい知財判決集 平成26年 (2015.03.24)

珍しい知財判決集 平成26年

平成26年(行ケ)第10102号:平成26年12月18日判決言渡
「審決取消請求事件」
発明のカテゴリー,独立請求項,従属項,プロダクト・バイ・プロセス・クレームの意味が一般国民には不明であるから拒絶理由通知は違法である等と主張して審決の取り消しを求めた事例。判決では、拒絶理由の記載の仕方は弁護士又は弁理士だけが理解できるようなものであることは許されないと指摘されたが、当該記載の仕方は、一般の特許出願人が通常期待される努力によって習得し得る知識をもって理解することができる記載であれば足りるとして、拒絶審決を維持した。
なお、審査官が補正書の提出指示をしなかったこと、補正内容の書き方が具体的に説明されなかったこと、及び特許法の条文の内容を分かりやすく説明しなかったこと等が特許庁の義務違反に当たるとの主張についても、審査官(審判官)はそのような義務を負わないとされた。

平成25年(ワ)第9255号:平成26年9月25日判決言渡
「職務発明対価請求事件」
昭和62年10月1日施行の旧特許規程ではなく平成20年8月1日改正の新特許規程に基づくべきである等として、未払い分の実績報奨金等の支払いを求め、それが退けられた事例(発明者である原告は平成14年3月に退職)。被告である会社側は、特許権が旧特許規程施行当時の出願であり新特許規程は過去分の発明に遡及しないこと、これは改定特許規程説明会で説明済みの事項であり且つ意見聴取会でも不満がでなかったこと、及び旧特許規程が特に不合理ではないことを主張した。大阪地裁は、発明届出書の提出や特許出願が平成14年10月11日までになされており旧特許規程が適用されるとし、また原告が旧特許規程に則って手続を行い登録補償金を受領する等の利益を受けたことを考慮するとこれが信義則に反するとまではいえないとして、原告の主張を退けた。なお、被告製品は特許発明の実施品ではないと認定されたので、これも判決に影響していると思われる。

平成25年(行ケ)第10335号:平成26年9月24日判決言渡
「審決取消請求事件」
審査官が、間違った番号の引用文献を示した拒絶理由通知書を送付したにもかかわらず、謝罪もなく、その後に引用文献を差し替えた拒絶理由通知書を送付したことが違法である等として拒絶審決取消を求めた事例。判決では、審決取消訴訟における審理の対象は審決の違法性であって、原処分である拒絶査定及びその審査手続の違法性は審理の対象とならないこと、審査官が間違った引用文献を撤回した上で、改めて実質的に拒絶理由通知の出し直しをして反論の機会を与えていること等が指摘された。その上で、謝罪しなかったからといって違法と評価すべき瑕疵を認めることはできないとして審決が維持された。

平成26年(行ケ)第10009号:平成26年9月11日判決言渡
「審決取消請求事件」
審判請求料として請求項数の料金を同時徴収しておきながら,請求項2~5に係る発明を一切検討することなく審決に及んだこと等が誤りであるとして審決取消を求めた事例。基本手数料に請求項数に一定額を乗じた額を加えた額の手数料を納付しなければならないとの規定は、特許がされる場合には全ての請求項について審理判断がされることに対応するものであって合理性を有するものと解される等として、その主張は認められなかったが、正直・・・『いいぞ、もっと言ってやれ!』

平成26年(行ケ)第10036号:平成26年7月17日判決言渡
「審決取消請求事件」
商標権の移転登録前の譲受人による使用が、通常使用権者による使用に該当するか否かが争われた事例。原告商標権者は被告に商標権を含む営業全部を譲渡しており、商標権の移転登録がされていないまま3年が経過し、その間に被告は当該商標権に係る商標を使用していた。判決では、本契約の一環として商標権の譲渡がなされるのであるから、商標権の移転登録前に商標を使用できることは当事者間の当然の前提であったものと解されると認定し、移転登録がなされるまでの間、通常使用権を許諾する旨の黙示の合意を含むと認め、取消審決を取り消した。
なお、商標権者が移転登録を拒絶しながら、不使用による商標登録取消しの訴訟において被告(黙示による使用権者)の行為を自己に有利な事実として主張することが信義則に違反する旨の主張については、商標権の移転登録請求については別件訴訟により決着が図られるべき等として、この主張を採用しなかった。

平成26年(行ケ)第10028号:平成26年5月28日判決言渡
「審決取消請求事件」
インターネット・アーカイブに掲載された記載に基づく特許無効審決が維持された事例。特許権者は、電子的技術情報の公知日については争わなかったようだが、特許の引例としてインターネット・アーカイブ(Wayback Machine)に掲載された電子的技術情報が有効であるものとして審判及び訴訟で審理された点が興味深い。なお、平成18年(行ケ)第10358号では、「ウェイバック・マシンについては,利用規約に記録内容の正確性について保証しないことが記載されている上,現に,ウェイバック・マシンに記録されている日経新聞のウェブサイトの内容について,真実と異なる内容が表示されている例が存在する」として有効性を否定しているので、争う余地はあったと思われる。

平成23年(ワ)第23424号:平成26年4月18日判決言渡
「損害賠償等請求事件」
会社の代表者のみを発明者とする特許権について、在職中に自らがなした職務発明であるとして、従業員が対価等を請求した事例。当該従業員は、少なくとも発明者の一人であると認められ、且つ本件特許発明につき会社に承継させたものと認められた。しかし、特許を受ける権利の承継時点は、遅くとも出願時であり、且つ請求権行使を妨げる特段の事情がない限りその消滅時効は承継時から進行するとして、承継時点から10年が経過していることを理由に職務発明についての時効成立を認めた
また、自ら発明者の記載を代表者とすることに同意していたものと認められ、人格的権利の行使を放棄したものと認められるから発明者名誉権侵害の不法行為は成立しない、とされた点が珍しい。


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「珍しい知財判決集 New」


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